Клиент (крупный контрактный производитель молочной продукции) заключил договор на изготовление продукции с изображением товарного знака на упаковке. Правомерность использования товарного знака подтверждалась действующим свидетельством.
Когда производство продукции закончилось, выяснилось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак по ошибке, так как на тот момент уже были зарегистрированы очень похожие товарные знаки другого лица. Эксперт Роспатента этого не увидел, а правообладатель более ранних товарных знаков оспорил регистрацию товарного знака, который был изображен на продукции. Вся продукция оказалась контрафактом.
После отмены правовой охраны товарного знака правообладатель более ранних товарных знаков в судебном порядке потребовал от нашего Клиента компенсацию в размере 97 млн. руб. (двукратной стоимости контрафактного товара).
После отмены правовой охраны товарного знака правообладатель более ранних товарных знаков в судебном порядке потребовал от нашего Клиента компенсацию в размере 97 млн. руб. (двукратной стоимости контрафактного товара).
Парадокс ситуации заключается в том, что в процессе производства товарный знак являлся действующим и оснований считать, что в будущем его могут отменить, не было. Судебная практика по такого рода спорам складывалась в пользу правообладателей, а не производителей продукции.
В результате суды первой и апелляционной инстанций требования удовлетворили и взыскали с Клиента 97 млн. руб.
Однако Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы нашей кассационной жалобы и направил дело на новое рассмотрение. По итогам нового рассмотрения дела Арбитражный суд города Москвы отказал во взыскании с нашего Клиента компенсации в полном объеме.
Однако Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы нашей кассационной жалобы и направил дело на новое рассмотрение. По итогам нового рассмотрения дела Арбитражный суд города Москвы отказал во взыскании с нашего Клиента компенсации в полном объеме.
Принятое судом решение во многом носит прецедентный характер.
Во-первых, суд признал за контрактным производителем, который сам не инициировал производство продукции со спорным товарным знаком и использовал предоставленный ему заказчиком дизайн упаковки, право на защиту от требований о взыскании компенсации в случае, если в период производства продукции спорный товарный знак являлся действующим.
Во-вторых, суд на основании подготовленных нами возражений также посчитал возможным уменьшить размер компенсации, взыскиваемой с заказчика производства товаров, до однократной стоимости товаров (48,5 млн. руб.). При этом ранее суды считали, что компенсация в размере двукратной стоимости контрафактного товара снижению не подлежит.
Во-вторых, суд на основании подготовленных нами возражений также посчитал возможным уменьшить размер компенсации, взыскиваемой с заказчика производства товаров, до однократной стоимости товаров (48,5 млн. руб.). При этом ранее суды считали, что компенсация в размере двукратной стоимости контрафактного товара снижению не подлежит.
Считаем, что данное решение поможет контрактным производителям, как наиболее уязвимой стороне в подобных спорах, эффективнее защищаться от претензий правообладателей.